Xử lý khi nhãn hiệu bị trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn: Doanh nghiệp cần làm gì?

Trong hoạt động kinh doanh, nhãn hiệu không chỉ là công cụ nhận diện thương hiệu mà còn là tài sản trí tuệ có giá trị lâu dài. Tuy nhiên, khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình huống bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối vì lý do “trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn” với nhãn hiệu đã nộp hoặc đã được cấp trước đó.

Vậy khi nhãn hiệu bị trùng hoặc tương tự, doanh nghiệp nên xử lý như thế nào? Cần dựa vào căn cứ pháp lý nào? Có thể khắc phục và bảo vệ quyền lợi ra sao? Lexconsult & Cộng sự sẽ phân tích rõ trong bài viết dưới đây.

1. Khi nào nhãn hiệu bị coi là trùng hoặc tương tự?

Khi đánh giá đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét khả năng trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được cấp văn bằng trước đó theo Điều 74 và Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022). Vậy thế nào là “trùng” và thế nào là “tương tự gây nhầm lẫn”?

1.1. Nhãn hiệu “trùng” là gì?

Nhãn hiệu bị coi là trùng khi có yếu tố giống hệt về hình thức hoặc phát âm, cấu trúc, ý nghĩa, và được đăng ký cho cùng loại hoặc tương tự hàng hóa/dịch vụ.

Ví dụ: Một doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu “SUNCARE” cho sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, nhãn hiệu này đã hoàn toàn trùng khớp với nhãn hiệu “SUNCARE” đã được một bên khác đăng ký và bảo hộ trước đó cho cùng nhóm hàng hóa là mỹ phẩm.
⇒ Kết quả: đơn đăng ký bị từ chối vì trùng hoàn toàn về tên gọi, phát âm, lĩnh vực sử dụng.

1.2. Nhãn hiệu “tương tự gây nhầm lẫn” là gì?

Nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn là nhãn hiệu quá giống với một nhãn hiệu đã có trước (không thuộc trường hợp trùng hoàn toàn), sự tương tự có thể đến từ: một phần trong tên gọi, cách phát âm gần giống, thiết kế hình ảnh dễ liên tưởng, ý nghĩa na ná. “Tương tự gây nhầm lẫn” không cần giống hệt nhưng có thể khiến người tiêu dùng hiểu sai, lầm tưởng hai sản phẩm/dịch vụ có cùng nguồn gốc.

Đánh giá sự tương tự dựa trên tổng thể nhãn hiệu, gồm:

– Tương tự về cấu trúc âm tiết hoặc phát âm: “SANTIN” với “SANTON”, “VINAMILK” với “VINAMILT”

– Tương tự cách trình bày hình ảnh, kiểu chữ, màu sắc

– Tương tự về ý nghĩa biểu tượng (nghĩa trùng/na ná): “Trâu Vàng” với “Golden Buffalo”, “Hoa Sen” và “Lotus”

– Đăng ký cho cùng nhóm sản phẩm/dịch vụ: Dù nhãn hiệu khác nhau nhưng nếu đăng ký cho sản phẩm cùng loại (hoặc có thể thay thế cho nhau, ví dụ: nước giải khát – bia – nước khoáng) thì khả năng bị coi là tương tự rất cao.

Ví dụ: Một doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu “Green Sun” cho sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ. Tuy nhiên, Cục Sở hữu trí tuệ từ chối đơn vì trước đó đã có nhãn hiệu “GreenSun” được bảo hộ cho sản phẩm chăm sóc da.
→ Dù khác nhau về cách viết (tách – liền), nhưng phát âm, ý nghĩa và lĩnh vực sử dụng tương tự nhau, khiến người tiêu dùng dễ nhầm là cùng một thương hiệu.
→ Doanh nghiệp đã điều chỉnh lại tên nhãn hiệu thành “Grensun Organic”, thay đổi biểu tượng thiết kế và phối màu khác biệt để tạo điểm nhận diện riêng và được chấp thuận đăng ký.

Lưu ý: Không phải mọi yếu tố giống nhau đều bị coi là vi phạm. Việc xác định cần xem xét tổng thể và phạm vi sử dụng nhãn hiệu.

2. Cách xử lý khi nhãn hiệu bị trùng hoặc tương tự

Khi nhãn hiệu của doanh nghiệp bị đánh giá là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác, điều quan trọng là cần có chiến lược xử lý linh hoạt, đúng pháp luật để tránh rủi ro bị từ chối đăng ký, tranh chấp quyền sở hữu hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

2.1. Trường hợp bị từ chối khi đăng ký nhãn hiệu

Nếu trong quá trình đăng ký, nhãn hiệu của doanh nghiệp bị từ chối do trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã có trước, doanh nghiệp có thể thực hiện các giải pháp sau:

– Tra cứu lại nhãn hiệu kỹ lưỡng: Truy cập cơ sở dữ liệu công khai của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc sử dụng dịch vụ tra cứu chuyên nghiệp để kiểm tra lý do trùng lặp và phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu trước đó.

– Điều chỉnh nhãn hiệu: Sửa đổi tên gọi, biểu tượng hoặc bổ sung các yếu tố phân biệt rõ ràng (màu sắc, bố cục, slogan…) để tránh khả năng gây nhầm lẫn.

– Thay đổi nhóm sản phẩm/dịch vụ: Nếu nhãn hiệu đang bị trùng ở một nhóm hàng hóa nhất định, có thể xem xét chuyển sang nhóm khác phù hợp với định hướng kinh doanh nhưng không xâm phạm phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đã đăng ký.

– Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu không sử dụng: Theo Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ, nếu nhãn hiệu đã được cấp nhưng không sử dụng trong 05 năm liên tục, doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đó để đăng ký nhãn hiệu mới hợp pháp.

2.2. Tranh chấp nhãn hiệu với bên thứ ba

Khi doanh nghiệp phát hiện nhãn hiệu của mình bị bên khác sử dụng hoặc đăng ký có dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn, có thể xử lý bằng các biện pháp sau:

– Thương lượng, hòa giải: Đây là giải pháp ưu tiên nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Hai bên có thể thống nhất điều chỉnh nhãn hiệu, phân chia phạm vi sử dụng hoặc đạt thỏa thuận đồng tồn tại.

– Nộp đơn phản đối hoặc khởi kiện:

Nếu nhãn hiệu đối phương chưa được cấp và đang trong thời gian công bố đơn, doanh nghiệp có thể gửi đơn phản đối đến Cục Sở hữu trí tuệ.
Nếu nhãn hiệu đã được cấp, có thể nộp đơn khiếu nại hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ để yêu cầu hủy bỏ hiệu lực hoặc chấm dứt hành vi xâm phạm quyền.

– Thu thập bằng chứng: Việc chứng minh quyền sử dụng trước hoặc mức độ phổ biến của nhãn hiệu (thông qua hóa đơn, quảng cáo, hợp đồng…) sẽ là căn cứ quan trọng khi giải quyết tranh chấp.

Nếu bị doanh nghiệp khác “nhái” nhãn hiệu:

– Gửi thư cảnh báo xâm phạm;

– Khiếu nại hành vi xâm phạm đến Cục Sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan quản lý thị trường;

– Khởi kiện ra Tòa án theo Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ nếu cần thiết.

2.3. Trường hợp cả hai nhãn hiệu đều đã được cấp

Trong một số tình huống, cả hai nhãn hiệu cùng tồn tại hợp pháp nhưng lại tiềm ẩn rủi ro xung đột về quyền sở hữu hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần:

– Xem xét khả năng đồng tồn tại nhãn hiệu: Hai bên có thể ký kết thỏa thuận đồng tồn tại nếu không có sự cạnh tranh trực tiếp hoặc nhãn hiệu không gây nhầm lẫn nghiêm trọng. Thỏa thuận này cần được thể hiện bằng văn bản rõ ràng.

– Yêu cầu thu hồi/hủy bỏ hiệu lực: Nếu nhãn hiệu của đối phương không được sử dụng đúng mục đích đăng ký, không tuân thủ pháp luật hoặc gây nhầm lẫn nghiêm trọng, doanh nghiệp có thể đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ thu hồi hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu theo quy định tại Điều 95 và Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ.

3. Lưu ý khi đăng ký và sử dụng nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là một bước quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu, nhưng nếu không thực hiện đúng cách, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro về pháp lý, bị từ chối bảo hộ, hoặc mất quyền sử dụng nhãn hiệu đã đầu tư. Dưới đây là những lưu ý quan trọng giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro hiệu quả:

3.1. Tra cứu kỹ lưỡng trước khi nộp đơn

Trước khi tiến hành đăng ký, doanh nghiệp nên thực hiện tra cứu nhãn hiệu trên hệ thống dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc sử dụng dịch vụ tra cứu chuyên sâu. Mục tiêu là xác định xem nhãn hiệu dự kiến có trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nào đã đăng ký trước không.

Việc tra cứu kỹ sẽ giúp tránh:

– Bị từ chối đơn do trùng lặp;

– Gặp tranh chấp sau khi nhãn hiệu đã đưa vào sử dụng;

– Phí tổn tốn kém khi phải điều chỉnh hoặc xây dựng lại thương hiệu.

3.2. Không sử dụng nhãn hiệu nếu chưa rõ tình trạng pháp lý

Việc sử dụng một nhãn hiệu chưa rõ tình trạng pháp lý, ví dụ: chưa tra cứu kỹ, chưa nộp đơn đăng ký, hoặc đang bị tranh chấp – tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Điều này có thể khiến doanh nghiệp:

– Bị yêu cầu ngừng sử dụng, bồi thường thiệt hại;

– Mất uy tín thương hiệu trên thị trường;

– Tốn chi phí sửa đổi bao bì, logo, hệ thống nhận diện.

Do đó, chỉ nên sử dụng nhãn hiệu sau khi đã tra cứu và/hoặc nộp đơn đăng ký.

3.3. Ưu tiên nộp đơn càng sớm càng tốt

Theo nguyên tắc “first to file” (nộp trước – được quyền trước) được quy định tại Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc về người nộp đơn trước trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký trùng hoặc tương tự nhau. Vì vậy:

– Nộp đơn sớm sẽ giúp bảo vệ thương hiệu khỏi bị chiếm dụng;

– Doanh nghiệp sẽ có lợi thế pháp lý rõ ràng trong mọi tranh chấp;

– Dễ dàng triển khai hoạt động marketing, thương mại hóa sản phẩm.

3.4. Duy trì sử dụng nhãn hiệu sau khi được cấp văn bằng

Một sai lầm phổ biến là doanh nghiệp đăng ký xong nhưng không sử dụng nhãn hiệu. Theo Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ, nếu một nhãn hiệu không được sử dụng liên tục trong 5 năm, bên thứ ba có thể yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Do đó:

– Hãy sử dụng nhãn hiệu một cách thường xuyên, liên tục và đúng mục đích đã đăng ký;

– Lưu trữ chứng cứ sử dụng: hóa đơn, nhãn bao bì, hợp đồng, hình ảnh quảng bá…;

– Nếu không sử dụng toàn bộ nhóm sản phẩm/dịch vụ, cân nhắc nộp đơn sửa đổi để tránh bị hủy bỏ một phần.

4. Đăng ký nhãn hiệu quốc tế: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Nếu doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng thị trường ra nước ngoài, việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế là bước quan trọng. Hệ thống Madrid cho phép nộp đơn đăng ký tại nhiều quốc gia thông qua một đơn duy nhất. Lưu ý:

– Cần tra cứu khả năng trùng/tương tự tại từng quốc gia mục tiêu;

– Cần xác lập quyền sở hữu tại Việt Nam trước khi mở rộng ra quốc tế;

– Chú ý đến yếu tố ngôn ngữ, phát âm – vì có thể gây hiểu lầm ở nước khác.

Trong bối cảnh cạnh tranh thương hiệu ngày càng gay gắt, việc để nhãn hiệu của doanh nghiệp bị đánh giá là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn không chỉ dẫn đến việc bị từ chối bảo hộ, mà còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, uy tín và khả năng mở rộng thị trường trong tương lai.

Nhiều doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian, chi phí để xây dựng lại hệ thống nhận diện thương hiệu vì không kịp phát hiện rủi ro trùng lặp trước khi nộp đơn đăng ký. Tệ hơn, nếu xảy ra tranh chấp với bên thứ ba đã đăng ký trước, doanh nghiệp có thể mất quyền sử dụng nhãn hiệu, bị buộc thay đổi bao bì, marketing hoặc bị khởi kiện vì hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chính vì vậy, chủ động kiểm soát rủi ro pháp lý liên quan đến nhãn hiệu là bước đi không thể thiếu trong chiến lược quản trị thương hiệu của doanh nghiệp. Thay vì chờ đến khi “bị từ chối” mới xử lý, doanh nghiệp nên:

– Thực hiện tra cứu chuyên sâu nhãn hiệu trước khi nộp đơn;

– Có sự hỗ trợ từ luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ để đánh giá rủi ro và đưa ra giải pháp điều chỉnh kịp thời;

– Áp dụng các phương án pháp lý như sửa đổi, thỏa thuận đồng tồn tại, phản đối hoặc hủy hiệu lực nhãn hiệu vi phạm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Lexconsult & Cộng sự – Đối tác pháp lý đáng tin cậy trong chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và tư vấn chiến lược thương hiệu, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện, bao gồm:

– Tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu;

– Soạn hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ;

– Tư vấn điều chỉnh, xử lý đơn bị từ chối hoặc phản đối;

– Đại diện giải quyết tranh chấp nhãn hiệu, đàm phán đồng tồn tại, yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu xâm phạm.

Liên hệ ngay với Lexconsult & Cộng sự để được tư vấn chuyên sâu, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp một cách hiệu quả và bền vững.

Lexconsult & Cộng sự – Đồng hành pháp lý chiến lược cho tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.